1、598 个果汁20 个阅读权限6积分5800帖子398精华0主题168UID24896思博市市长6思博市市长, 积分 5800, 距离下一级还需 19200 积分 职业1#楼主 lsmin5 发表于 2010-5-7 11:43 |只看该作者 |倒序浏览 |打印 原创发表于，李银惠专利博客，转载请注明原创来源2009年专利法的修改大家都很关注，例如绝对新颖性和抵触申请的在先申请包括申请人本人，这些涉及到实质性权利的修改很容易得到大家的关注。但有一些不太引人注意，或者是实务中较少涉及的内容，可能很多人都并不太在意，因此有所忽略。这里就将很多容易被人忽视的细节做个总结。本文的主要内容是根据何越峰老
2、师在广东省专利代理人协会组织的同业交流会上的讲座做的整理。特此说明，以保护何老师的知识产权。整体来说，2010年审查指南的修改全都从简从易，偏向于更为方便申请人和代理人的角度。一些形式上的错误原先可能影响实质性权利，修改后都可以补正，不会影响实质性权利。一、期限的计算（审查指南V.VII-2.3）原先规定，期限届满日是法定节假日的，以节假日后第一个工作日为期限届满日。新规定，期限届满日是法定休假日的，以休假日后的第一个工作日为期限届满日。节假日和休假日的区别是，休假日包括了中国常用的调休日。例如政府经常把放三天的假期与前后两个双休日合在一起，凑成连续的七天假期。如下表示例，本来放三天假是上周六
3、上周日放假，以及周一周二周三放假，周四周五上班。因为调休，则周四周五也放假，而下周六下周日要上班。这种情况下，如果期限届满日是周四、周五，或者下周六、下周日，则期限届满日统统顺延至下周一。（周六 周日 周一 周二 周三 周四 周五）（ 周六 周日 周一）这样的期限规定明显比原规定更为宽松，方便了放假日期不同于全国统一放假的某些企业，主要是外国企业。二、权利恢复（审查指南V.VII-6.3）新规定，只要申请人提交信函表明恢复权利的意愿，并写明申请号（专利号），签字盖章符合要求的，可视为合格的恢复权利请求书。已在规定的期限内提交了书面请求或缴足恢复权利请求费，但仍不符合规定的，审查员应当发出办理恢
4、复权利手续补正通知书。新规定的改进之处在于，对恢复权利请求的形式审查更为宽松，只要请求书或者请求费两者之一在规定期限内提交，就都是可以补正的，不会直接发出不予恢复权利的通知。这也就是给了申请人很多时间准备合格的恢复权利请求。三、国防专利的受理和审查原先规定，发明专利涉及国家秘密由国防专利机构受理和审查，授权由国务院专利机构根据国防专利机构的审查意见作出决定。新规定，专利申请（包括发明、实用新型、外观设计）由国防专利机构受理并审查。经国防专利机构审查没有发现驳回理由的，由国务院专利行政部门作出授予国防专利权的决定。相同的地方是，国防专利全都是由国防专利机构受理和审查，国务院专利机构受理的国防专利
5、要转给国防专利机构去审查。区别的地方是，第一，修改后，国防专利包括了发明、实用新型、外观设计。第二，国防专利如果要驳回的话，由国防专利机构直接作出驳回决定。国防专利要授权的话，才由国务院专利机构作出授权决定。也就是，国防专利机构一定要做恶人，国务院专利机构总是做好人。国防专利申请是怎么到国防专利机构的，就是国防专利机构会派人到专利局案卷里面筛选，选到了国防专利就拿去审查。四、保密审查原先规定，发明专利申请需要保密的，转送给国务院有关主管部门审查，有关主管部门应该收到该申请之日4个月内将审查结果通知国务院专利行政部门。新规定，国务院专利行政部门认为发明或者实用新型申请需要保密的，自己做出保密决定
6、。区别是两点。第一，新规定中发明和实用新型都可能构成保密专利。第二，是否保密由专利局自行决定，不用转给其它相关部门审查了。这里修改的现实原因就是以前的规定觉得其他技术部门对各种技术更有发言权，比如涉及电信的技术就转给工信部审查是否需要保密，涉及工业技术的就给二机部进行保密审查。但结果是这些部门怎么可能单独设置一个专利审查部门呢，它们毕竟不是专利审查机构，对专利的审查并不了解，因此常常一项专利三四年都没有回音。所以，新的修改规定是否保密一律由专利局自己审查决定。专利局专门设置了保密审查处，最晚在六个月内一定可以作出是否保密的结论。五、请求书略有改动新修改的专利请求书，要求第一发明人的身份证号码，
7、以及申请人为单位时的组织机构代码。个人申请人的证件从身份证号码扩大到“居民身份证件号码”，也就是军官证、海员证、护照等均可，这一点更为宽松了。六、核苷酸或者氨基酸序列单独编写页码修改后的审查指南要求说明书涉及核苷酸或者氨基酸序列的申请，应当将该序列表作为说明书的一个部分，并单独编写页码。这个要求使得说明书与PCT国际申请相一致，符合国际潮流。以前是连续编写页码的。七、实用新型应该有表示要求保护的构造的附图细则17条增加了第5款，这是整体增加的一款，前四款都没有变化。这一款强调的是，实用新型的说明书附图应该紧密对应权利要求，在权利要求提及的形状、构造或者其结合都应该体现于附图中。以前对实用新型附
8、图的审查仅仅局限于打印复印是否足够清楚这样的形式审查，以后有可能因为实用新型的附图没有体现权利要求保护的特征而在初审就被驳回。驳回是个大问题，需要注意。八、附图原先规定，附图可以绘在一张纸上，并按照图1、图2，的顺序编号排列。附图的大小及清晰度应当保证在该图缩小到三分之二时仍能清晰地分辨出途中的各个细节。新规定，附图应当按照图1、图2，顺序编号排列。新规定的含义是，不可以图1和图8在第一页，而图2和图3在第二页，也就是说序号在后面的图8必须在图2和图3的后面。这是因为以后计算机扫描处理申请文件，一旦在后面的图8跑到了前面，计算机可能根本不认这幅附图，导致缺少附图。此外，附图的清晰度与图片大小是
9、毫无关系的，因此删除掉原先的缩小到三分之二的条款。九、外观设计的改变很大新修改的专利法对外观设计几乎是个颠覆性的修改，很多内容都有所改变。包括1、简要说明必须提供，2、图片不清楚可以作为外观设计的无效理由，3、相似外观设计可以合案申请，4、主要起标志作用的平面设计不予授权，以下分别阐述。1、简要说明原先规定外观设计简要说明并不是必须提供的，新修改的专利法要求外观设计申请必须提交简要说明，而且简要说明必须包括四部分内容，（1）产品名称，（2）产品用途，（3）设计要点，（4）指定视图。另外两种经常需要提及的内容是，省略视图情况和请求保护色彩。根据专利法59条，简要说明可以用于解释外观设计的保护范围
10、，这在实践中有可能使得简要说明成为了外观设计专利的权利要求书。日本的外观设计制度有部分外观设计保护的，中国实行必须提供简要说明的制度可能在一定程度上实现了部分外观设计保护的效果。例如，在简要说明部分强调本外观设计产品冰箱的设计要点在于把手。2、实施细则65条，专利法27.2是无效理由之一专利法27.2，申请人提交的有关图片或者照片应当清楚地显示要求专利保护的产品的外观设计。这一点不用多说，其意义就在于以后宣告外观设计无效可以从图片质量入手了，又多了一种宣告外观设计无效的手段。以往宣告外观设计无效常常只能从权利冲突的角度考虑，或者是与现有设计相似，理由较为单一，而且实践中操作性较差。增加了这一项
11、无效理由，也使外观设计申请人对图片质量的要求需要更高。3、同一产品多项相似外观设计可以提出一件申请这要求每一个设计都要提供六面视图，而且必须在简要说明中指定其中一项为基本设计。因为相似必须有一个比较基准，这一项基本设计就是比较基准，例如10项相似的外观设计，其余9项都与第1项的基本设计相似，这才叫作多项相似的外观设计。如果第2项与第1项相似，第3项与第2项相似，第10项与第9项相似，那么最后的结果就是第10项与第1项完全不相似。4、主要起标志作用的平面设计不予授权专利法25条增加了第（六）款，对平面印刷品的图案、色彩或者二者的结合作出的主要起标志作用的设计，不授予专利权。这一条在专利法修改之前
12、普遍被认为是产品的标贴以后都不能申请外观设计专利了，就比如贴在雪碧、可口可乐、农夫山泉瓶上的标贴。实际上不是这样的，这一条的限制其实很狭窄，在实际审查过程中很少有外观设计申请会因为这一条款而被驳回。因为这里限定了必须是主要起标志作用的设计才不授权，如果有一些美术设计的范畴，不仅仅是只作为标志作用，则还是会授权。例如饮料瓶上的标贴除了起到标志作用之外，还具有一些经过特殊设计的具有美观大方吸引消费者眼球的图案和色彩，这个标贴主要起到吸引消费者的注意的作用，而不是主要起标志作用。在几万件平面标贴外观设计申请中，目前只有两件因该条款而被驳回。十、国际展览会的界定新颖性宽限期提到了由中国政府承认的国际展
13、览会。修改后的实施细则明确规定了这个展览会的应该是国际展览会公约规定的由国际展览局注册或者认可的国际展览会。这个级别是相当高的，例如中国的广交会（中国进出口商品交易会），也没有在国际展览局注册。级别如此之高，本条立法的意图事实上就是特别强调，在专利申请之前绝对不要采取任何形式的展览活动。即便是能够引用新颖性宽限期条款，其限制条件也是很多的。为了稳妥起见，在专利申请前，绝对不要以任何形式公开。十一、优先权请求可以补正和恢复权利原先规定，优先权在书面声明中未写明在先申请的申请日和受理该申请的国家的，视为未提出声明。新规定，要求优先权，但请求书中漏写或者错写在先申请的申请日、申请号和原受理机构名称中
14、的一项或者两项内容的，国务院专利行政部门应当通知申请人在指定期限内补正。这一修改对优先权的更为宽松了。原规定优先权日和优先权受理国家写错的，优先权就视为未提出，根本没有补正的机会。新规定优先权日、在先申请号和在先申请国家，只要三项内容中有一项写对了，就可以提出补正。这一修改对申请人极为有利，申请人不用担心因为疏忽填错了内容而导致优先权实体权利的丧失。更为有利的是，新审查指南还规定了优先权要求的恢复，办理优先权补正手续延误的，或者优先权要求费未在规定期限内缴纳，还可以要求恢复优先权。十二、同时申请发明和实用新型的条件严格了很多很多原先规定，同样的发明创造只能授予一项专利权。但在实践中同时申请发明
15、和实用新型的很多，还存在有这种情况，与法理不符。有人同时申请发明和实用新型，实用新型授权之后被放弃，过了一段时间发明专利授权了。然后专利权人用发明专利去起诉别人侵权。北京一中院判定为侵权。北京高院认为实用新型被放弃后，专利权已经进入公有领域，因此不应该授予发明专利权。最后在最高人民法院作出终审决定，认定专利权有效，但也没说北京高院认定错误。此次专利法修改后，针对该情况做出了非常完善的变通规定，既可以同时申请发明和实用新型专利，又要求在同一时间内只能有一项专利权，还要求实用新型和发明专利权必须无缝连接，不能存在专利权进入公有领域的阶段。新的专利法第九条规定，同一申请人同日对同样的发明创造既申请实
16、用新型又申请发明专利，先获得的实用新型专利尚未终止，且申请人声明放弃该实用新型专利权的，可以授予发明专利权。为了避免发明不授权导致申请人白白放弃了实用新型专利权的情况出现，还规定了实用新型专利权自公告授予发明专利权之日起终止。即便申请人提出了放弃实用新型专利权的声明，如果发明专利不授权，实用新型专利也不会终止。新专利法第九条的限制条件极为丰富，必须非常严格地满足所有条件，才会授予发明专利权。第一，必须是同一申请人，所以同时申请之后不可以转让专利申请权，否则后面的发明专利就不会授权。第二，必须是发明和实用新型同日提交申请。第三，先获得的实用新型必须尚未终止，如果实用新型已经因为不交年费而终止，则
17、发明专利也不授予专利权。这就要求为了获得后面授权的发明专利，在此之前实用新型专利权是必须一直保持的，一旦实用新型已经终止，则发明专利也不用去答复审查意见了，直接放弃就好了，反正也不可能授权了。第四，仅包括中国的发明和实用新型专利申请，不包括外国进入中国的PCT申请，而且只能是发明+实用新型，不可以是发明+发明，或者实用新型+实用新型。外国进入中国的PCT，不可以同时选择发明和实用新型，只能二者选其一。第五，必须申请人主动发出声明放弃实用新型，如果申请人不发出放弃实用新型专利权的声明，发明专利也不会授权。第六，在新版的发明专利请求书和实用新型专利请求书中，多出来了“声明本申请人对同样的发明创造在
18、申请本实用新型专利的同日申请了发明专利”的勾选栏目。十三、发明和实用新型都增加了很多初审项目，初审驳回的可能性大增发明专利增加了例如这些初审项目。专利法5条，违法获取的遗传资源完成的发明创造不授予专利权；专利法20条，该项专利申请是否有外国同族专利，是否向外国申请专利前提出了保密审查；专利法26条，依赖遗传资源完成的发明创造是否披露了直接来源和原始来源。实用新型增加了这些初审项目。新颖性和实用性的审查。因为地方政府资助专利申请成为风气，因此专利局成立了非正常申请的审核小组，专门针对这种情况进行新颖性和实用性的审查，以最大程度避免垃圾专利的成批产生。这些初审项目的增加意味着以后初审流程严格了很多
19、，会有更多的专利申请在初审流程处即被驳回。十四、取消了四种费用申请维持费、中止请求费、强制许可请求费、强制许可使用费的裁决请求费十五、预交专利年费的时间延长原先规定，授权以后的年费应当在前一年度期满前一个月内预缴。新规定，授予专利权当年以后的年费，应当在上一年度期满前缴纳。新规定的意思是，年费预交的时间延长了，上一年度整年都可以预缴下一年度的年费，而不是以前规定只能在上一年度的最后一个月。但是仍然只能预交一年的年费，不可以预缴以后几年的年费。以免因为通货膨胀，预缴了很多年以后的年费专利局吃亏。哈哈，这是开玩笑了，专利局当然不差钱，年费又不会涨的。完善的审查规则是专利制度的保障-专利审查指南解读
20、（一）大中小编者按新修订的专利审查指南将于2010年2月1日起与中华人民共和国专利法实施细则同步施行。专利周刊特开设“新专利审查指南解读”专栏，详细介绍专利审查指南修改的背景、意义、主要内容以及给申请带来的相应的变化，以帮助发明人、申请人及社会公众更好地了解、适应此次修改。鉴于专利法第三次修改增加了对遗传资源的保护、改变了外观设计的授权条件等内容，本次专利审查指南修订以适应性修订为主，同时为优化程序设置、提高专利审批效率、规范审批行为而对申请、审查操作实践中出现的需要调整的内容进行了修改，以及将一些经过实践检验已相对成熟的做法以申请、审查标准的形式固化下来以指导、规范实践操作行为。以适应性修订
21、为主本次专利审查指南修订以适应专利法及其实施细则的第三次修改为主，适应性修订主要涉及以下几个方面： 1.根据现行专利法第五条第二款、第二十六条第五款及其实施细则第二十六条关于遗传资源保护和对遗传资源来源披露的要求，增加了对申请人提交利用遗传资源完成的发明创造的专利申请的具体要求以及初步审查中对遗传资源披露的要求和实质审查程序中对作为驳回条款的专利法第五条第二款、专利法第二十六条第五款进行审查的审查基准。2.适应专利法第九条以及专利法实施细则第四十一条相应规定的变化，调整了初步审查、实质审查以及无效宣告程序中对于同样的发明创造的处理程序。3.根据专利法第二十条、专利法实施细则第八条、第九条对在中
22、国完成的发明、实用新型向外国申请专利保密审查的要求，增设了向外国申请专利的保密审查程序，对于准备直接向外国申请专利的情形、在申请专利后拟向外国申请专利的情形以及以PCT国际申请的方式提出专利申请的情形的保密审查作出具体规定。4.为适应专利法第二十二条新颖性概念的变化，在专利审查指南第二部分第三章新颖性中，对新颖性的审查标准进行了修改，改变了现有技术的范畴和抵触申请的概念，并相应地删除了第四部分第八章无效宣告程序中有关证据问题的规定中第5.1节进口行为导致在国内公开使用的认定的内容。5.适应专利法及其实施细则对外观设计专利权授权标准的修改，增加了初步审查程序中外观设计的相关授权条件的具体审查标准
23、，以及无效宣告程序中对专利法第二十三条进行审查的具体标准。6.根据专利法第六十一条以及专利法实施细则第五十六条、第五十七条的要求，设置了专利权评价报告请求的接收、处理程序及专利权评价报告的作出程序，并增加了实用新型和外观设计专利权的具体评价基准。调整了部分申请与审查标准为进一步优化程序设置、提高专利审批效率、规范专利审批行为，专利审查指南还调整了部分申请、审查标准，例如：1.在程序设置上，从更加方便申请人的角度出发，尽量简化手续，对不利于申请人、不便于实践操作的内容进行修订。例如，对于请求书中发明人姓名填写不符合规定的，增加了审查员发出补正通知书、申请人通过提交补正书改正请求书中所填写的发明人
24、姓名的规定；在涉及生物材料的申请的核实中，增加针对保藏证明写明的保藏日期发出办理手续补正通知书的规定。2.对申请、审查实践中易造成混淆、理解执行不一致的内容进行修订。例如，对实质审查程序中依据专利法第三十三条和专利法实施细则第五十一条进行审查的相关内容进行调整。3.纳入审查实践中证明可行且执行效果良好的内容。例如，增加了无效宣告程序中对代理人特别授权委托书的规定。4.对未来审查实践中可能出现的标准不一致的问题，作出前瞻性的规定，以利于审查质量的提高。例如，明确了无效宣告请求的合议审查程序中可以依职权进行审查的内容。5.考虑到与国际规则的协调与衔接，纳入国家知识产权局已公布的规范性文件的部分相关
25、内容。例如，根据专利局对专利合作条约及其实施细则的某些规定作出保留的情况，在进入国家阶段的国际申请的初步审查和实质审查中加入了对援引加入项目的审查规定。2010年恰逢国家知识产权局建局30周年。这30年当中，专利法历经了3次修改，专利审查指南也从无到有，经过数次修改完善。作为国家知识产权局依法行政的依据和标准，在指导专利申请、审查实践，规范实际操作行为方面作出了巨大的贡献，它引导我国专利申请和审查实践迈着坚实的步伐，朝着日益规范、日渐成熟的方向发展。2010版专利审查指南的实施将为促进我国专利制度的发展谱写新的篇章。作者将在以后的文章中就这些具体内容逐一进行解析。（知识产权报杨克菲）合理设置审
26、查程序 提高行政审批效率-专利审查指南解读（二）合理设置审查程序 提高行政审批效率与发明专利申请初步审查有关的修改解读本次专利审查指南修改的出发点是为适应专利法及其实施条例的修改，将专利法及其实施条例修改内容贯彻到审查指南中。同时，本次专利审查指南修改也充分考虑了实体标准的进一步统一和审批程序的进一步优化，结合国家知识产权局专利局将在专利申请的审批中采取无纸化审批方式的特点，力求更加科学合理地设置申请及审查程序，通过优化审查流程继续提高审查工作效率，以满足社会各方面对于专利局审查工作的需求，为公众提供更高水平的服务。2006版审查指南自实施以来效果良好，为统一实践操作标准，指导专利申请和专利审
27、查，起到了很好的促进作用，无论是专利局内部的审查员还是外界的申请人、专利权人在这两年多的实践中都已逐渐熟识了该审查指南的内容。为保持基本审查政策和审查标准的延续性，本次修改没有进行比较大的修改和变动。本次审查指南第一部分第一章的修改内容，主要体现在以下几方面：适应性修改此次专利法的修改内容中，涉及发明专利申请的初步专利审查的主要修改内容有四项，审查指南均对相关的审查规定进行了适应性修改。第一，关于专利代理委托手续。新专利法修改了委托专利代理制度，取消了由国家知识产权局指定涉外专利代理机构的规定。审查指南将有关委托专利代理的规定进行了适应性修改，针对在中国没有经常居所或者营业所的外国申请人申请专
28、利或者办理专利事务的，规定其应当委托专利代理机构。第二，关于依赖遗传资源完成的发明的初步审查内容。新专利法增加了有关遗传资源的保护的有关规定，新专利法实施细则中将其进一步明确为发明专利申请的初步审查内容之一。针对此项修改，新修改的专利审查指南在第一部分第一章中增加了第5.3节“涉及遗传资源的专利申请”，对于依赖遗传资源完成的发明专利申请，除应当满足其他有关专利申请的要求外，还应当满足有关遗传资源披露的要求，本节有对于此项内容的初步审查规定。同时，在“明显实质性缺陷的审查”中，对于本章7.2节“根据专利法第五条的审查”的规定也进行了修改，以适应专利法第五条第二款的修改。结合初步审查的特点，此处规
29、定为“对依赖遗传资源完成的发明创造，应当审查遗传资源的获取或利用是否明显违反法律、行政法规的规定”。第三，关于专利申请的保密审查的规定。新专利法修改了有关专利申请保密审查的规定。对于不符合保密审查规定而提出的专利申请，按照专利法第二十条的规定将不授予专利权。实施细则将此条款列入发明专利申请初步审查的范围，作为可以在初审阶段驳回专利申请依据的条款之一。本次专利审查指南修改在第7节“明显实质性缺陷的审查”中，相应地增加了第7.3节“根据专利法第二十条第一款的审查”的规定，明确指出对于违反专利法第二十条第一款有关保密审查的规定向外国申请专利的，对于其在国内就相同发明提出的专利申请不授予专利权。第四，
30、关于办理要求优先权的手续。新专利法及其实施细则修改了办理要求优先权手续的有关规定，修改后的规定放宽了对于申请人办理手续的要求，允许声明填写有错误的申请人可以办理手续补正，以此方式克服形式缺陷，取消了原条款中对于声明填写不符合规定的申请予以视为未提出声明的处理规定。在修改审查指南本章的内容时，我们将此宗旨认真加以贯彻落实，使得这一有利于申请人办理手续的修改得以充分体现在审查指南的规定中，从而进一步在审查实践中得以实施。兼顾各方利益，合理设置初步审查程序原审查指南自实施以来各方反响良好，但是在审查实践中也逐渐发现一些问题，有的问题反映出审查指南的规定不尽合理，专利申请人、代理人在办理相关专利事务时经常产生困惑；有的规定已经不能适应专利审查程序的需要，对审查效率产生了严重制约。因此，本次审查指南修改时，在对此类问题进行了充分分析研究的基础上，听取了各方的意见后，对部分严重影响审查工作的内容进行了修改。第一，优化专利程序，方
